Закон надає безліч інструментів для захисту прав на бренд
1) про визнання права;
2) припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення;
3) відшкодування збитків;
4) виплати компенсації;
5) вилучення матеріального носія;
Стосовно до випадків порушення прав на товарні знаки законодавець додатково конкретизує можливий перелік вимог правовласника. У статті 1515 ЦК України встановлено альтернативні межі компенсації. Правовласник може вимагати виплати компенсації в розмірі від 10 000 до 5 млн руб. що визначається за розсудом суду виходячи з характеру порушення, або в двократному розмірі вартості товарів, на яких незаконно розміщений товарний знак, або в двократному розмірі вартості права використання товарного знака, яка визначається виходячи з ціни, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за правомірне використання товарного знака.
Правовласник також має право вимагати вилучення з обігу та знищення за рахунок порушника контрафактних товарів, етикеток, упаковок товарів, на яких розміщені незаконно використовуваний товарний знак або схоже з ним до ступеня змішання позначення. У тих випадках, коли введення таких товарів в оборот необхідно в громадських інтересах, правовласник вправі вимагати видалення за рахунок порушника з контрафактних товарів, етикеток, упаковок товарів незаконно використовуваного товарного знака або схожого з ним до ступеня змішання позначення.
Для захисту порушених прав на товарні знаки можна використовувати не тільки судовий спосіб, але і адміністративний - звернення в Роспатент з запереченням на надання правової охорони товарному знаку опонента, схожим до ступеня змішування з товарним знаком правовласника, або звернення в ФАС Росії з вимогою про визнання дій опонента недоб-росовестной конкуренцією.
Незважаючи на великий відкритий перелік зразкових вимог в разі порушення прав на товарні знаки правовласники перед подачею позову або заяви зачас-ту задаються питаннями: що виграшніше - стягнути збитки або вимагати виплати компенсації, кого притягати до відповідальності - адміністратора домена або особа, яка безпосередньо використовує домен, що робити, якщо виключне право на товарний знак порушується в доменному імені? Постараємося дати відповіді на ці та інші питання.
Комбінація вимог в кожному суперечці буде відрізнятися
Якоїсь універсальної формули складання вимог в суперечках про товарні знаки не існує. Необхідно враховувати обставини кожної конкретної справи, з яким правовласник стикається. Для розуміння обґрунтованості заявлених вимог бажано постаратися подивитися на проблему з позиції суду.
Отже, формулюючи перелік вимог, правовласник повинен грунтуватися на тих вимогах, які він зможе обґрунтувати суду, щодо яких у нього є докази. Разом з тим на практиці найбільш поширеним і ефективним є заява відразу сукупності вимог. Наприклад, правовласник може вимагати припинення незаконного використання свого товарного знака або позначення, схожого з ним до ступеня змішання, вилучення з обігу та знищення контрафактної продукції, виплати компенсації. Розглянемо найпоширеніші вимоги, які може заявляти правовласник.
Заборона використання доменів
Правовласник може пред'явити вимоги і в разі, якщо доменне ім'я, що містить тотожне або схоже до ступеня змішування з товарним знаком позначення, зареєстровано, але сам домен порушником не використовується. У подібних справах суди, як правило, стають на бік правовласника товарного знака, якщо вбачають ознаки недобросовісної конкуренції з боку адміністратора такого домену. В обгрунтування своєї позиції суди часто посилаються на ст. 10.bis Паризької конвенції про охорону промислової собственнос-ти ( «Недобросовісна конкуренція»).
Згідно з цією статтею до актів недобросовісної конкуренції, зокрема, пропонується віднести дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно конкурента; неправильні ствердження при існуванні комерційної діяльності, що здатні дискредитувати конкурента; вказівки чи ствердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, придатності до застосування чи кількості товарів.
Російські суди визнають недобросовісною конкуренцією створення перешкод для реєстрації домену позивачем, розміщення інформації на відповідному сайті, створення небезпеки введення споживачів в оману. Відповідач при цьому може і не бути безпосереднім конкурентом позивача на товарному ринку.
При цьому судами було взято до уваги, що сайт з доменним ім'ям swatch.ru практично не використовувався Казакбаевим з моменту переходу до нього прав з адміністрування домену.
Припинення майбутніх порушень
Заява вимоги про припинення майбутніх порушень можливо, однак на практиці використовується нечасто, включаючи випадки доменних спорів. В першу чергу, нерозповсюдження подібної вимоги пов'язана з необхідністю надання суду однозначних доказів наявності намірів або приготувань для вчинення порушення виняткових прав з боку відповідача.
За відсутності подібних доказів з точки зору судів задоволення таких вимог є недоцільним, оскільки заборона на використання товарних знаків третіми особами без згоди правовласника вже встановлений в ст. 1484 ЦК України.
Стягнення збитків або виплата компенсації: що краще?
Традиційно в суперечках про захист виняткових прав на товарні знаки правовласники просять суд зобов'язати порушника виплатити компенсацію в розмірі, передбаченому ст. 1515 ЦК України.
Проте при подачі позову багато правовласників задаються питанням, що вигідніше: стягувати збитки або вимагати виплати компенсації.
Стягнення збитків за допомогою ст. 15 ГК РФ, з урахуванням специфіки норм четвертої годину-ти ГК РФ, може приріст-ти до отримання меншої суми в порівнянні з тією, яку позивач міг би отримати при взис-Канії компенсації, або до відмови в задоволенні заявлених вимог.
Це обумовлено тим, що при порушенні прав на товарні знаки можна вимагати взис-Канія збитків, при цьому правовласник зобов'язаний довести розмір завданих йому збитків у формі упущеної вигоди в розмірі отриманої порушником прибутку (доходів) або відсотків, одержуваних правовласником за ліцензійним договором (роялті) на спірний товарний знак. Крім того, до предмету доказування для взис-Канія збитків входять факт вчинення порушення виключного права на товарний знак, причинно-наслідковий зв'язок між порушенням права та збитками, розмір збитків.
При заяві вимоги про виплату компенсації від правовласника потрібно довести лише факт порушення його прав, а також обґрунтувати розмір заявленої суми компенсації.
- кількість фактів неправомірного використання товарного знака слід визначати за кількістю артикулів (моделей) товару певного виду, пропозиції до продажу яких містяться на інтернет-сайті, незалежно від кількості сторінок цього сайту, на яких зустрічається відповідне позначення;
- кількість фактів неправомірного використання товарного знака слід визначати за кількістю сторінок інтернет-сайту, на яких розміщено подібне до ступеня змішання з товарним знаком позначення.
В одній із справ компанія звернулося з вимогою про взис-Канії з індивідуального підприємця компенсації в розмірі 1 660 000 руб. за порушення виняткових прав позивача за допомогою незаконного використання товарного знака Angel star на сайті www.angel-shoes.ru.
При розрахунку заявленої компенсації позивач виходив з 166 випадків неправомірного використання товарного знака, визначених за кількістю артикулів взуття, розміщених в розділі Angel star сайту www.angel-shoes.ru. Однак суди першої та апеляційної інстанції порахували, що компенсація була розрахована некоректно. На їхню думку, при розрахунку необхідно було виходити з кількості фотографій сторінок сайту, на яких було розміщено спірний товарний знак. Таким чином, розмір компенсації був знижений до 100 000 руб.
Публікація рішення суду
Вибір належного відповідача
Суд з інтелектуальних прав вказав, що адміністратор домену і безпосередній порушник відповідають солідарно. При цьому адміністратор має право пред'явити регресну вимогу до особи, фактично розмістив інформацію про однорідних товарах на інтернет-ресурсі під спірним доменним ім'ям. При цьому слід мати на увазі, що адміністратор доменного імені не може зняти з себе відповідальність за порушення виключного права на товарний знак і / або перекласти її на іншу особу за допомогою укладення будь-якого договору, зокрема, так званого договору про оренду доменного імені.
Ухвалення Довідки СІП внесло ясність у багато спірних питань захисту товарних знаків в інтернеті. Наприклад, в ній вказано на доцільність-різницю застосування положень Однакової політики з вирішення спорів у зв'язку з доменними іменами, одоб-ренной інтернет-корпорацією з присвоєння назв і номерів (ICANN) при вирішенні питань про недобросовісність. Раніше правовласнику потрібно обгрунтувати суду доцільність застосування правил, сформульованих ICANN.
У Довідці СІП також розглянуто ситуацію, коли дві особи зареєстрували в відношенні неоднорідних товарів в якості товарних знаків позначення, що використовується одним з них як доменне ім'я. В даному випадку суд пропонує з'ясувати, чи використовує особа, яка зареєструвала доменне ім'я, домен щодо товарів, для яких це позначення зареєстровано іншою особою в якості товарного знака. Якщо використовує, вимога правовласника підлягає задоволенню.
Разом з тим при застосуванні даного пункту Довідки СІП необхідно враховувати конкретні обставини справи.
Компанії «Баги профешнл продектс Лтд» та «Баги профешнл клінінг продектс Лтд» звернулися з позовом до ТОВ «Хімлайф» про заборону використання позначення bagi, що є подібним до ступеня змішання з фірмовим найменуванням компаній, а також з їх товарними знаками, в інтернеті, в тому числі в доменному імені bagi.ru.
Рішенням першої та апеляційної інстанцій позовні вимоги були задоволені частково. Суд заборонив ТОВ «Хімлайф» використовувати позначення bagi, що є подібним до ступеня змішання з товарним знаком позивачів, в інтернеті, в тому числі на ресурсі bagi.ru, щодо окремих товарів. В іншій частині було відмовлено з посиланням на наявність у відповідача права на товарний знак, зареєстрований в відношенні інших товарів.
Таким чином, при формулюванні вимог до порушників правовласникам необхідно виходити з про-стоятельств кожного конкретного порушення прав в інтернеті, а також враховувати цілі, яких вони хочуть домогтися в рамках подібної суперечки. Залежно від цілей правовласник може по-різному комбінувати різні вимоги, а також визначати осіб, до яких можна звернутися з відповідним позовом.