На практиці досить часто зустрічаються випадки, коли виникає необхідність подати заявку на державну реєстрацію товарного знака, що представляє собою або включає такий словесний елемент, як прізвище, поширена в Російській Федерації. При цьому, незважаючи на те, що прізвище - складова частина імені (в широкому сенсі) фізичної особи, реєстрацію таких товарних знаків бажають отримати не тільки здійснюють підприємницьку діяльність фізичні особи (індивідуальні підприємці), але і юридичні особи.
Такі позначення можуть бути включені як не охороняються елементи в товарний знак, якщо вони не займають у ньому домінуюче становище.
Виходячи з цього і посилаючись на зазначені положення законодавства, Патентне відомство приходить до висновку, що таке заявлене позначення не може бути зареєстровано як товарний знак, і направляє заявнику відповідне повідомлення про результати перевірки відповідності заявленого позначення вимогам законодавства (повідомлення) або запит.
Після отримання такого повідомлення або запиту перед заявником - індивідуальним підприємцем постає проблема подолання доводів експерта Патентного відомства проти реєстрації заявленої ним позначення.
Один з найбільш поширених випадків подолання цієї перешкоди - зміна заявленого позначення шляхом збільшення образотворчого елемента знака та зменшення словесного елемента (прізвища). Після внесення таких змін, як правило, Патентнимвідомством виноситься рішення про державну реєстрацію товарного знака з виключенням з правової охорони (дискламації) прізвища.
Є й інший шлях - без внесення зазначених вище змін доводити, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності в результаті його використання.
Безумовно, це складний шлях, що вимагає від заявника додаткових тимчасових і фінансових витрат, пов'язаних з підбором і опрацюванням значного обсягу документів, а також інших доказів використання заявленого позначення в цивільному обороті заявником щодо заявлених товарів (послуг). При цьому очевидно, що кількість доказів зростає, зокрема, в залежності від кількості заявлених класів товарів і послуг.
Крім того, вибираючи такий шлях необхідно розуміти, що охорона такого знаку може бути надана тільки для тих товарів і послуг, щодо яких заявник зможе надати достатньо доказів, що підтверджують факт придбання розрізняльної здатності цим знаком.
Виходячи з цього, видається розумною рекомендація подавати заявку на реєстрацію товар ного знака, що представляє собою або включає поширену прізвище, в тому вигляді, в якому цей знак дійсно використовується в цивільному обороті заявником, і якомога раніше починати роботу з підбору доказів придбання заявляється позначенням розрізняльної здібності. Оскільки час надання таких доказів законодавством не регламентовано, то вони можуть бути представлені як при подачі заявки в Патентне відомство, так і в період проведення експертизи заявленого позначення. Таким чином, можна скоротити час отримання позитивного рішення Патентного відомства. Однак, на практиці такі докази, як правило, представляються як відповідь на повідомлення або запит Патентного відомства.
Як приклад реєстрації товарного знака, в якому прізвище заявника - правовласника займає домінуюче становище в знаку і не виключена з правової охорони, можна привести реєстрацію товарного знака № триста тридцять одна тисяча шістсот сорок один «Гапочка». Заявник цього товарного знака (індивідуальний підприємець Гапочка Ю.Ю.) у відповідь на запит вибрав більш складний шлях отримання державної реєстрації товарного знака - доводити придбання розрізняльної здатності заявленого їм позначення. Бажаний результат був досягнутий, товарний знак отримав правову охорону без будь-якої дискламації для всіх заявлених товарів 25 класу.
Доречно зупинитися ще на одному прикладі з нашої практики. Цікавий він тим, що товарний знак «Поляков», до складу якого широко поширену російське прізвище «Поляков» був заявлений на юридичну особу (ТОВ «Поляріс»), і Патентне відомство поряд з мотивом відмови в реєстрації товарного знака на основі положень пункту 1 статті 6 Закону і пункту 2.3 (2.3.1) Правил вказало ще один мотив, посилаючись на пункт 3 статті 6 Закону і пункту 2.5 (2.5.1) Правил.
Згідно з цими правовими нормами, не допускається, зокрема, реєстрація в якості товарних знаків позначень, що являють собою або містять елементи, здатні ввести в оману споживача щодо виробника товару (наведене положення Закону міститься в підпункті 1 пункту 3 статті 1 483 ЦК).
До таких позначень відносяться позначення, зокрема, породжують у свідомості споживача уявлення про виробника товару, яка не відповідає дійсності. Позначення визнається таким, що вводить в оману, якщо вводить в оману є хоча б один з його елементів.
На думку експерта, враховуючи, що словесний елемент «Поляков» відноситься до фізичної особи, заявлене позначення не може бути зареєстровано як товарний знак щодо заявлених товарів і послуг, як здатне ввести споживача в оману щодо виробника товарів (послуг), оскільки заявником по заявці є вказане вище юридична особа.
У подібних випадках, як правило, рекомендується, по-перше, внести відповідні зміни в знак, усунувши домінування прізвища, і, по-друге, поступитися права на заявку індивідуальному підприємцеві, чиє прізвище використовується в товарному знаку, і який є засновником і / або керівником юридичної особи - заявника. В результаті зазначених дій можна подолати доводи проти реєстрації товарного знака і отримати рішення про реєстрацію товарного знака з дискламації словесного елемента - прізвища.
Однак, у випадку з заявленим комбінованим позначенням, що включає словесний елемент «Поляков», незважаючи на те, що засновник і керівник заявника носить це прізвище і має статус індивідуального підприємця, було вирішено продовжувати діловодство по подоланню доводів Патентного відомства проти реєстрації товарного знака шляхом внесення змін в заявлене позначення та подання доказів того, що заявлене позначення не вводить споживача в оману щодо заявника - виробника това ів і послуг.
Підготовка таких доказів здійснювалася за образом і подобою збору доказів придбання розрізняльної здатності заявленим позначенням в результаті його тривалого використання заявником в цивільному обороті до дати подання заявки. Такий підхід виявився ефективним. Було винесено рішення про реєстрацію товарного знака «Поляков» на ім'я заявника для всіх заявлених товарів 17 класу і послуг 35 і 37 класів із зазначенням елемента «Поляков» в якості не охороняється.
Резюмуючи вищевикладене, представляється обгрунтованим, зокрема, стверджувати, що незважаючи на певні труднощі, пов'язані з підбором доказів придбання заявленим позначенням розрізняльної здатності в результаті його використання, цей інструмент на практиці дозволяє в ряді випадків не тільки отримати правову охорону заявленого позначення в цілому, але і подолати таке серйозна підстава для відмови в реєстрації товарного знака, як можливість введення споживача в оману щодо виробника.
На додаток зазначимо, що, на нашу думку, одним з чинників успішності використання можливості довести придбання розрізняльної здатності заявленим позначенням, що включає прізвище, з метою отримання реєстрації товарного знака без дискламації, є оцінка ступеня поширеності прізвища в Росії. Тобто, слід мати на увазі, що чим більш поширеною є заявлена на реєстрацію прізвище, тим важче отримати правову охорону для неї, а в ряді випадків, практично неможливо. У зв'язку з цим залишається тільки включення цього позначення як не охороняється елемент, якщо він не займає в знаку домінуючого положення, або, зокрема, використовувати при написанні прізвища оригінальний шрифт з додаванням імені (імені та по батькові або ініціалів) та виконувати позначення в кольорі або колірному поєднанні, тим самим збільшуючи рівень розрізняльної здатності позначення, що заявляється на державну реєстрацію товарного знака.